Rischio di confusione tra marchi: la Cassazione definisce i criteri di valutazione

Nel dicembre 2019 con l’ordinanza n. 31938/2019 la Corte di Cassazione si è espressa su un argomento di particolare interesse per giuristi ed imprenditori, ovvero il rischio di confusione tra marchi commerciali.

Il marchio è il segno distintivo di un prodotto o servizio, ovvero qualunque segno (che può essere costituito da parole –compresi i nomi di persone –disegni, lettere, cifre, ma anche suoni, forme di un prodotto o confezione di prodotto, combinazioni di colore o particolari tonalità cromatiche) che sia unico e distintivo rispetto agli altri marchi concorrenti per prodotti o servizi. Uno dei caratteri essenziali del marchio è quello di differenziare il proprio prodotto o servizio da altri similari; ecco perché il rischio di confusione è assolutamente un argomento di grande attenzione.

Il caso è quello di una SpA che ha depositato, nel 2011, la domanda di registrazione di un marchio, per qualche verso confondibile, a causa dei prodotti a cui era indirizzato, rispetto a 3 marchi registrati di prodotti già esistenti sul mercato e di produzione di una rinomata multinazionale americana. Parliamo quindi di marchi registrati o di fatto in preuso che vengono utilizzati e sono noti da tempo come identificativi di un determinato prodotto e che vedono poi la successiva registrazione di marchi confondibili.

A fronte di questo, la Cassazione ha sancito, confermando un orientamento giurisprudenziale costante, che la registrazione della stessa classe non è l’unico elemento da tenere in considerazione per l’identificazione o possibile confusione. Quello che bisogna considerare è anche la fascia di mercato a cui il prodotto si rivolge, la funzione, la qualità del prodotto in sé, la commerciabilità del prodotto stesso e quindi una serie di elementi che portano a valutare se il prodotto, e quindi il marchio che lo identifica, sia confondibile o meno con marchi preesistenti.

Come principio generale, per valutare se la somiglianza tra i prodotti o servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione, va valutato come criterio preliminare la notorietà del marchio anteriore e quindi la sua funzione di carattere distintivo. Naturalmente, è necessario tenere conto di molti altri fattori per definire il rapporto tra i prodotti: in particolare la loro natura, il loro utilizzo o destinazione, nonché la complementarietà o concorrenzialità.

Ci sono stati casi eclatanti negli anni di decisioni che a volte sono sembrate contrastanti: questa è una buona linea guida.

Il consiglio è di individuare un marchio che soddisfi l’imprenditore dal punto di vista dell’identificabilità del suo prodotto e procedere alla registrazione.

Con la diffusione del Made in Italy sempre più extra-confine italiano, questa è diventata un’azione necessaria: l’idea di tutelare e valorizzare il proprio prodotto e il segno distintivo del prodotto attraverso la registrazione di un marchio farà sì che la tutela da eventuali contraffazioni o confusioni, fatte anche in buona fede, sia più semplice e lineare.

Marcella Coccanari
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L’avv. Marcella Coccanari è la fondatrice e CEO dello Studio Legale e Tributario Coccanari & Partners. Lo Studio è specializzato nell'assistenza alle imprese ed è caratterizzato da una visione ed un’esperienza multidisciplinare ed internazionale. Nasce con il sogno e la mission di assistere aziende di eccellenza, italiane ed estere, a raggiungere i loro obiettivi di espansione, sicurezza e prosperità nei vari mercati internazionali. Questo viene costantemente realizzato con servizi di alta qualità e personalizzati per ogni cliente. Lo Studio ha sede a Roma e Milano, con desk geografici a Londra, Miami e Shanghai e si avvale di un network di corrispondenti locali nei principali mercati del mondo.