Business in Cina: l’importanza di tutelare il Brand. I casi Ferrero e BMW

La Cina è il primo mercato a livello eCommerce b2c al mondo con il 40% del valore globale. È quanto emerge da uno studio sull’ attrattività del mercato cinese per i retailer italiani effettuato da Confimprese in collaborazione con l’Agenzia ICE.

La Cina, infatti, è da anni in fase di espansione economica: dopo aver superato nel 2007 la Germania e nel 2008 il Giappone, è oggi a parità di potere d’acquisto, la più grande economia del mondo, superando per la prima volta gli Stati Uniti.

Le aziende e i marchi italiani ed europei, pur avendo superato l’iniziale reticenza, mantengono la preoccupazione sui rischi di contraffazione dei propri brand e di riproduzione non autorizzata di marchi e know-how.

Ciò che contraddistingue un prodotto, infatti, è per legge il segno distintivo (marchio, ditta, insegna e denominazione d’origine) e il know-how che ne sta alla base (innovazioni tecniche e di design, invenzioni e modelli industriali).

Già dal 2014 in Cina sono stati istituiti tre Tribunali specializzati in Proprietà Intellettuale (Intellectual Property – IP): Beijing (Pechino), Shanghai, Guangzhou.

In realtà, già in precedenza, è stato proprio un noto brand italiano ad aprire la strada alla tutela con un caso che ha fatto scuola. La Ferrero opera nel mercato cinese nel 1984 tramite Ferrero Asia ltd; agli inizi degli anni 90, la società cinese Montresor ha iniziato una serie di pratiche commerciali che configuravano una concorrenza sleale nei confronti di Ferrero: l’azione più eclatante è stata la contraffazione del più famoso cioccolatino dell’azienda italiana, il “Ferrero Rocher”, trasformato nel “Tresor Dorè”, con identico packaging. Dopo la prima controversa sentenza del 2005, con la quale i giudici cinesi rigettavano le istanze di tutela della Ferrero ritenendo “maggiormente notorio in Cina il prodotto Tresor Dorè rispetto al Ferrero Rocher, nel 2008 la Corte Suprema di Pechino concludeva l’annoso contenzioso confermando la sentenza di secondo grado a favore di Ferrero. L’azienda cinese si è vista condannare a un risarcimento simbolico di 50mila euro e ad un’interruzione delle vendite con obbligo di cambiare immediatamente la confezione dei cioccolatini.

Ciò che è stato di grande rilievo in questa vicenda è stato il fatto che la Ferrero aveva precedente registrato in Cina, come marchio figurativo, la forma ovale con bordo merlettato del packaging del prodotto.

Altro caso noto in cui la registrazione del marchio è stata decisiva è la sentenza del 2016, con cui la Corte per la Proprietà Intellettuale di Shanghai ha sanzionato due società cinesi per aver registrato e utilizzato marchi analoghi a quelli del noto costruttore tedesco BMW. Una società cinese aveva registrato il marchio “BMN” con un logo simile a quello della BMW e il marchio contraffatto era stato successivamente utilizzato da una seconda società cinese che aveva apposto il segno distintivo su abbigliamento, calzature e accessori. Le società cinesi sono state condannate a pagare $431,738 a BMW a titolo di risarcimento.

Come si nota, quando non esisteva la tutela specifica, la Ferrero aveva avuto solo un risarcimento simbolico; oggi i Tribunali specialistici sopracitati riconoscono un’importante soddisfazione economica a fronte della violazione dei marchi.

Da ciò si desume che certamente è legalmente consigliabile la registrazione del marchio, prima di entrare nel mercato cinese.

La registrazione tutela per la durata di dieci anni rinnovabili e con l’onere a metterlo in uso entro tre anni dalla registrazione stessa, pena la perdita della tutela. La protezione si estende al territorio della c.d. “Greater China” (Hong Kong, Macao, Taiwan).

Un consiglio è certamente quello di procedere alla registrazione non solo del marchio o segno distintivo in lettere latine, ma anche in ideogrammi cinesi.

Talvolta individuare l’ideogramma il cui suono sia più vicino al nome del marchio non è la soluzione più appropriata ed è preferibile scegliere un’alternativa più attrattiva. Alcuni esempi più noti sono: Coca Cola è “KeKou KeLe” (piacevole per la bocca), traslitterazione più appropriata di quella iniziale “Kekou Kela” (piacevole-potere-affumicato), Poison di Christian Dior, dove il termine dúyào (veleno) – senza alcuna attrattiva per il mercato cinese – è stato sostituito da Bai’aishen (l’essenza che tutti amano) oppure Sprite, alla traduzione letterale di yāojing (demone, folletto, elfo) è stato preferito Xuěbì (neve-smeraldo).

Come curiosità, anziché rifarsi alla fonetica del marchio, alcuni Brand hanno scelto un ideogramma che riproducesse nella traduzione più il significato che non il suono: Volkswagen la “auto del popolo”, in mandarino, è diventata Dàzhòng (“grande massa”), mentre Apple è “Píngguǒ”, cioè “mela” in cinese.

Da ultimo, dal 1° novembre 2019 entreranno in vigore ulteriori modifiche alla normativa in tema di Marchi e Concorrenza Sleale, già approvate dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, mentre già dal 1° Luglio c.a. sono effettive le riduzioni sulle tasse governative per la registrazione dei marchi: 10% per il deposito di domande di marchio e 50% per il rinnovo.

Marcella Coccanari
Informazioni su Marcella Coccanari 17 Articoli
L’avv. Marcella Coccanari è la fondatrice e CEO dello Studio Legale e Tributario Coccanari & Partners. Lo Studio è specializzato nell'assistenza alle imprese ed è caratterizzato da una visione ed un’esperienza multidisciplinare ed internazionale. Nasce con il sogno e la mission di assistere aziende di eccellenza, italiane ed estere, a raggiungere i loro obiettivi di espansione, sicurezza e prosperità nei vari mercati internazionali. Questo viene costantemente realizzato con servizi di alta qualità e personalizzati per ogni cliente. Lo Studio ha sede a Roma e Milano, con desk geografici a Londra, Miami e Shanghai e si avvale di un network di corrispondenti locali nei principali mercati del mondo.

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